Дело N309-ЭС16-15153, А60-44547/2015. О защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 2 февраля 2017 г. по делу N 309-ЭС16-15153

История рассмотрения дела

Резолютивная часть определения объявлена 26.01.2017.

Полный текст определения изготовлен 02.02.2017.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Хатыповой Р.А.,

судей Маненкова А.Н. и Поповой Г.Г.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Южакова Алексея Владимировича на решение Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 по делу N А60-44547/2015

при участии в судебном заседании представителей:

общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "АНТ-ПРОМ" Каликина Д.Е. (доверенность от 12.08.2016 N 37),

индивидуального предпринимателя Южакова Алексея Владимировича, Мельниковой М.А. (доверенность от 16.01.2017).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "АНТ-ПРОМ" (далее - общество ТД "АНТ-ПРОМ", общество) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Южакову Алексею Владимировичу (далее - предприниматель, ИП Южаков А.В.), обществу с ограниченной ответственностью "Аргус", обществу с ограниченной ответственностью "Сталь-Форс" и обществу с ограниченной ответственностью "Аргус-Волга" о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 509395 и взыскании компенсации.

Судом первой инстанции в соответствии с частью 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) требования в отношении каждого из ответчиков выделены в отдельное производство.

В рамках настоящего дела рассмотрены требования общества ТД "АНТ-ПРОМ" к ИП Южакову А.В. о запрете использования любым способом графического обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 509395, и о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2016, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016, иск удовлетворен частично, с ИП Южакова А.В. в пользу общества ТД "АНТ-ПРОМ" взыскано 100 000 руб. компенсации, предпринимателю запрещено использовать графическое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 509395, при реализации и предложении к продаже, индивидуализации торговых точек в отношении товаров, относящихся к 6 классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Предприниматель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить указанные судебные акты и отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на нарушение судами норм права.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель общества возражал против доводов жалобы, ссылаясь на отсутствие оснований для ее удовлетворения.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и в выступлениях представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество ТД "АНТ-ПРОМ" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 509395, зарегистрированного 25.03.2014 с приоритетом от 10.01.2013, в том числе, в отношении товаров и услуг 6 , 35 , 37 классов МКТУ "двери металлические", "услуги по розничной и оптовой продаже товаров" и "установка дверей и окон".

Общество ТД "АНТ-ПРОМ", ссылаясь на то, что предприниматель без согласия правообладателя использует в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу, обратилось с иском в суд.

Суды, частично удовлетворяя иск, руководствовались статьями 1229 , 1301 , 1484 , 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и исходили из доказанности факта нарушения предпринимателем исключительных прав общества.

Между тем судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак ( статья 1481 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи . Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1) .

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (действовавших до 20.07.2015), утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 под N 4322 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Подпунктом 14.4.2.3 Правил предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 , 14.4.2.3 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу частей 2 , 3 пункта 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции. Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Как следует из материалов дела и установлено судами, предприниматель использует в своей деятельности комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент "ARGUS" и изобразительный элемент - стилизованное изображение первой буквы словесного элемента "А".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 509395 представляет собой графическое изображение в виде стилизованного треугольника красного цвета, похожего на букву "А".

Суд первой инстанции, проведя сравнительный анализ изображения товарного знака общества ТД "АНТ-ПРОМ" и используемого предпринимателем комбинированного обозначения, руководствуясь Правилами и Методическими рекомендациями N 197, признал, что имеет место степень смешения между изображением буквы "А", используемой ответчиком, и товарным знаком истца, исходя из их внешней формы, наличия симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений (стилизованное), цветовой гаммы; ввиду расположения слова "ARGUS" под знаком доминирующее положение в данном обозначении занимает не слово, а сам знак (изобразительный элемент).

На этом основании суд сделал вывод о том, что используемое предпринимателем при предложении к продаже продукции обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком общества ТД "АНТ-ПРОМ".

Суды апелляционной и кассационной инстанций данный вывод поддержали.

Между тем при сопоставлении спорного обозначения с товарным знаком с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 , от 17.04.2012 N 16577/11 , в пункте 37 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суды не приняли во внимание разъяснения, изложенные в части 3 пункта 6.3.1 , в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций N 197, в соответствии с которыми значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе; словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Устанавливая наличие смешения между изображением буквы "А", используемой предпринимателем, и товарным знаком общества, суд первой инстанции лишь перечислил признаки, подлежащие определению в соответствии с подпунктом 14.4.2.3 Правил при сравнении изобразительных обозначений, указав на внешнюю форму, наличие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (стилизованное), цветовую гамму, не раскрывая при этом самой сути этих признаков, не исследуя, в чем же заключается сходство изобразительного элемента обозначения и изображения товарного знака по названным критериям.

Делая вывод о доминирующем положении изобразительного элемента со ссылкой на расположение изобразительного и словесного элементов в используемом предпринимателем обозначении, суды неполно исследовали значимость составляющих его элементов, влияющих на восприятие обозначения в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данном обозначении путем его прочтения с учетом наличия словесного элемента, а также не проанализировали, не придает ли словесный элемент спорному обозначению при его восприятии потребителем какую-либо смысловую нагрузку, воспринимается ли обозначение, используемое потребителем, за товарный знак общества ТД "АНТ-ПРОМ" по свидетельству N 509395 при отсутствии словесного элемента в данном товарном знаке.

Таким образом, суды установили сходство до степени смешения противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения без проведения комплексного анализа их сходства и без исследования обстоятельств, которые имеют существенное значение для рассмотрения спора.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве ( пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Согласно части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Документы, представленные для обоснования возражений относительно апелляционной жалобы в соответствии со статьей 262 данного Кодекса, принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

В обоснование доводов апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции от 03.03.2016 предпринимателем в суд апелляционной инстанции представлены: копия решения Роспатента от 09.02.2016 о регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака, копия информационного письма ООО "Аргус-Волга" от 16.03.2016 со сведениями о принятом Роспатентом решении от 09.02.2016, обосновав невозможность представления указанных документов в суд первой инстанции, что расценено судом апелляционной инстанции как ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Предпринимателем в дополнение к апелляционной жалобе от 12.05.2016, приложив копию свидетельства на товарный знак N 570318, сообщено, что 05.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован комбинированный товарный знак, содержащий: словесное обозначение "ARGUS", выполненное в обычной шрифтовой манере стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительное обозначение в виде буквы "А" - первой буквы слова "ARGUS", с приоритетом товарного знака от 12.01.2015.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Частью 3 статьи 8 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Ходатайство о приобщении дополнительных документов рассмотрено арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьей 159 АПК РФ и отклонено на основании части 2 статьи 268 АПК РФ.

Из изложенного усматривается, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы предпринимателя не были приняты меры для соблюдения принципа равноправия сторон и для определения значимых обстоятельств, что не было устранено судом кассационной инстанции.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда относительно сходства до степени смешения противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения, а также относительно использования предпринимателем данного обозначения в период после даты приоритета и регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 570318, что свидетельствует о необходимости повторного рассмотрения спора по существу.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов ( часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебная коллегия, рассмотрев настоящее дело, приходит к выводу о том, что суды трех инстанций допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ решение суда первой инстанции от 03.03.2016, постановление апелляционного суда от 06.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора; правильно применить нормы материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 176 , 291.11 - 291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 по делу N А60-44547/2015 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.А.ХАТЫПОВА

Судьи

А.Н.МАНЕНКОВ

Г.Г.ПОПОВА

История рассмотрения дела

Вопрос-ответ